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Ajustamento do prazo de vigência de patentes: uma estranha teoria

[Karin Grau-Kuntz]

I. Introdução

O presente artigo tem por objetivo analisar tese jurídica oferecida por uma empresa farmacêutica referente à possibilidade de requerer em juízo ajuste de termo de suas patentes.

Em miúdos, as Autoras requereram em juízo a nulidade de atos administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que, em cumprimento de coisa julgada pelo Supremo Tribunal Federal, corrigiu o prazo de vigência de duas de suas patentes para adequá-las à decisão da Corte Suprema.

O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria (9 x 2), na ADI 5529, pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual (LPI), extirpando, assim, da ordem jurídica brasileira, mecanismo de extensão de prazo de proteção de patentes decorrente de eventual atraso na concessão pelo INPI.

No que tange às patentes farmacêuticas, a Corte expressamente determinou a aplicação de efeitos prospectivos e imediatos (ex tunc), o que implicou na necessidade de acertar o prazo de vigência de patentes relacionadas à saúde humana, de forma que todas elas, incluindo as patentes em questão,  passaram a reger-se pelo prazo regular de vinte anos a partir do depósito do pedido de patente (caput do art. 40 da LPI).

Ancorada no entendimento de que

  • o INPI, sem a sua concorrência, teria dado causa à demora injustificada e desarrazoada no tempo de processamento de seus pedidos de patente;
  • com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI não teria mais direito a um prazo razoável de exploração temporário da patente;
  • nos autos da ADI 5529, o STF reportou-se ao mecanismo de patente term adjustment (PTA) para ajustar o prazo de uma patente quando há demora imputável ao órgão registrador, indicando ser tal mecanismo mais adequado do que a mera prorrogação automática por 10 (dez) anos do prazo da patente;
  • o ordenamento jurídico brasileiro consagra o direito do cidadão à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVII), de modo que eventual demora injustificável do INPI na análise do pedido de concessão da patente constitui ato ilícito que deve ser objeto de reparação pelo infrator;
  • a ausência de regramento específico para o tratamento das consequências do ato ilícito do INPI, consistente no atraso injustificado e desarrazoado no exame do pedido de patente, não impede a utilização de mecanismos de ajustes de prazo de vigência caso a caso, tal como referiu o STF,

as Autoras almejam o “ajuste” do prazo de vigência de suas patentes nos moldes do mecanismo de patent term adjustment (PTA) referido pelo STF, tendo em vista a “demora irrazoável e injustificada” do INPI em concedê-las.

Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro é silente quanto à possibilidade de aplicação do mecanismo de ajustamento de termo de patente, o sucesso do pedido está condicionado à viabilidade jurídica de sua aplicação pela via judicial. Ciente desta circunstância, as Autoras desenvolveram tese jurídica com o intuito de defender a adequação de seu pedido, que tem em sua base as seguintes premissas:

  • o julgamento proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal na ADI 5529 teria se voltado apenas contra a extensão automática e irrestrita do prazo de patente previsto no extinto parágrafo único do art. 40 da LPI;
  • o STF teria reconhecido que o ajuste do prazo de patente pelo mecanismo denominado de patent term adjustment (PTA) seria uma medida juridicamente válida, por compensar, de forma adequada, o titular da patente pela ineficiência da Administração Pública.

Estando o sucesso do pedido formulado vinculado à validade da tese proposta, bastará precisar sua adequação jurídica para que seja possível estabelecer a viabilidade daquele.

II. Sobre a decisão de inconstitucionalidade na ADI 5529

A questão na ADI 5529 versou sobre a inconstitucionalidade do agora extinto parágrafo único do art. 40 da LPI, cujo teor se reproduz:

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

O Ministro Relator, no item 2.2 de seu voto (Do Prazo de Vigência da Patente), assim explicou como eram calculados os prazos de vigência das patentes sob a luz do agora extinto dispositivo:

Do texto extrai-se a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente, quais sejam, a data do depósito e a data da concessão do pedido.

Em regra, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito, conforme o caput do art. 40 da lei.

Não obstante, a Lei de Propriedade Intelectual prevê uma regra adicional no parágrafo único do mesmo dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade.

Por exemplo, na hipótese do INPI demorar 10 anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigerá por mais 10 anos, de modo que, ao final do período de vigência, terão transcorrido 20 anos desde o depósito. Em outro exemplo, caso a autarquia demore 15 anos para deferir o pedido, estando garantido que a patente vigerá por mais 10 anos desde a concessão, ao final do período de vigência terão transcorrido 25 anos desde a data do depósito.

Vê-se, portanto, que o parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo. Ademais, caso o INPI demore mais de 10 (anos), no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.

Mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei nº 9.279/1996, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do art. 40. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates, conforme evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP:

As razões para a inclusão do artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial não são esclarecidas na exposição de motivos do referido diploma. O projeto original que deu origem à atual lei, PL 824/91, não continha tal dispositivo. O primeiro projeto substitutivo (PL 824- A/91, apresentado em 1992) tampouco o incluiu. O artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial somente foi inserido no projeto de lei por meio do substitutivo seguinte (PL 824-B/91, apresentado em 1993), sem, porém, a realização naquele momento de debates sobre seus possíveis impactos” (doc. 155, fl. 3, grifos nossos).

 Não obstante, conforme repetidamente apontado nestes autos, o dispositivo em tela teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI, resultante, em boa medida, do atraso crônico em sua apreciação por essa autarquia.” (destaques no original)

Em sequência, no item 3 (Da Inconstitucionalidade do Parágrafo Único do Art. 40 da Lei 9.279/1996), o Ministro Relator discorreu sobre as premissas de sua decisão de inconstitucionalidade. A transcrição do item é importante, pois que apresenta, de forma ordenada, os aspectos considerados na fundamentação da decisão de inconstitucionalidade: 

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI 9.279/1996

Os desdobramentos do parágrafo único do art. 40 foram sintetizados pelo Ministro Eros Grau no parecer apresentado no processo, no qual consta que a norma questionada:

(i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer como titulares da patente e, ainda, dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados;

(ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança jurídica; e

(iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamentos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados”. (doc. 6, fl. 13, grifei).

 De fato, o parágrafo único do art. 40 é problemático sob diversos aspectos, os quais decorrem da circunstância fundamental de que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes variável e, enquanto tal, indeterminado.

Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que esta é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década.

A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, no meu entender, a norma inconstitucional.

O prazo indeterminado tem como consequência prática a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil. Isso porque o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI.

A aludida ausência de limitação redunda no cenário absurdo de termos patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o nosso país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

São décadas de monopólio, em solo brasileiro, de produtos que frequentemente já estão em domínio público no exterior e com preços muito mais acessíveis.

Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dada a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido – complexidade esta que será variável a depender do produto e do setor tecnológico – e das intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo – algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiar da extensão automática prevista na norma questionada.

Portanto, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes (o que será objeto de análise mais à frente neste voto) remanescerá a inconstitucionalidade da norma.

Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange à sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, sobre se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos, e não de 10, para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria se imiscuir em matéria tipicamente legislativa.

Questiono uma previsão normativa que, embora travestida de prazo determinado, descortina, na realidade, regra arbitrária, que torna automática a prorrogação da vigência de patentes no Brasil e possibilita a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em franca violação da segurança jurídica, do art. 5º, inc. XXIX, da CF/88, do princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput), dos princípios da ordem econômica (art. 170) e do direito à saúde (art. 196).

A partir dessas premissas, passo à análise aprofundada dos fundamentos pelos quais entendo deva ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, ora em análise”. (todos os destaques no original)

III. Sobre o mecanismo de ajuste de patentes

No item 2.3 (Do Panorama Internacional da Vigência das Patentes) o Ministro Relator, tomando como base um estudo comparativo elaborado pelo Grupo Direito e Pobreza da USP, contrapôs o mecanismo de compensação do inconstitucional parágrafo único do art. 40 da LPI ao mecanismo de ajuste de termo de patente (PTA – Patent Term Adjustment), adotado em alguns países. Assim o fez para, em vetor comparativo-argumentativo, demonstrar que tais sistemas divergiam daquele que era instituído pelo parágrafo único do artigo 40.[1]

Reportando ao estudo comparativo mencionado, o Ministro Relator identificou duas categorias de mecanismo de extensão de vigência de patente, a primeira relativa ao Patent Term Extension (PTE), “referente a mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado (mais limitado) que garante uma forma de exclusividade de mercado” (p. 24), e a segunda referente ao Patent Term Adjustment (PTA), “voltado a formas (igualmente, com certas limitações) para ajustar a vigência de uma patente diante do trâmite administrativo” (p. 28).

No que tange o PTA[2], da leitura do voto do Ministro Relator identificam-se as seguintes características:

  • a decisão de garantir compensação pelo atraso de exame de patente é uma decisão política nacional, que não deriva de acordos internacionais;[3]
  • nos países que o adotam, o mecanismo de ajuste do termo de patente é previsto por lei, de forma que os parâmetros adotados para estabelecer a compensação que seria devida são padronizados (= validade geral). A padronização, a seu turno, instaura um ambiente de previsibilidade imprescindível para a segurança jurídica;[4]
  • a apuração do período que seria acrescido ao prazo de vigência da patente decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente, o que pressupõe análise de cada caso concreto, de acordo com os parâmetros indicados por lei.[5]

Nota-se que, para além de possibilitar aferir o atraso, a determinação padronizada (= validade geral) de parâmetros no mecanismo em questão é essencial como premissa que viabiliza tal aferição, posto que são tais parâmetros os elementos que fazem possível precisar objetivamente o que deve ser entendido por atraso. Efetivamente, na ausência de critérios (= parâmetros) que faça objetivamente possível estabelecer o conceito de atraso, restaria impossível verificar quem seria por ele responsável e, ainda, determinar a extensão devida.

IV. Análise das razões da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI

A decisão do STF partiu do entendimento de que o paragrafo único do artigo 40 da LPI teria sido instituído como um instrumento de compensação pelo atraso (crônico) do exame de patentes.[6]

Da leitura do voto proferido pelo Ministro Relator retira-se que a decisão de inconstitucionalidade deveu-se à forma como tal compensação era garantida no extinto parágrafo único do art. 40 da LPI.

Com reporte aos desdobramentos do dispositivo sintetizados pelo Professor Eros Grau em Opinião juntada aos autos da ADI 5529, o Ministro Relator destacou que o parágrafo único do art. 40 da LPI era problemático sob variados aspectos:

i) por uma, porque, estando a compensação vinculada a uma variável, i.e. o tempo de procedimento administrativo pelo INPI, o prazo de vigência das patentes era sempre indeterminado. Em miúdos, levou em conta que o tempo de processamento do pedido de patente pela autarquia é sempre variável, pois que a análise referida deverá, em todos os casos, ser adequada ao tipo de invento e setor tecnológico.[7]

Nesse sentido, por exemplo, atenta-se que a análise de um pedido de patente para um princípio ativo farmacêutico será necessariamente mais complexa do que aquela procedida para um pedido de patente relativo a um objeto para agrupar papéis (clips). Efetivamente, enquanto em vigor o parágrafo único do Art. 40 da LPI, não era possível conhecer o prazo final da vigência de uma patente até o momento em que era concedida. Esta situação de indeterminação do tempo de vigência das patentes violava uma série de princípios jurídicos, nomeadamente, como anunciado na Ementa – ADI 5529:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. (negrito no original, sublinhado acrescentado)

(…)

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos”. (sublinhado acrescentado)

 ii) por outra, porque a compensação era aferida de forma automática, i.e. sem que fosse possível apurar a quem o atraso no procedimento era devido. De fato, o cálculo do tempo de vigência vinculado à variável “tempo do procedimento de exame” permitia, viabilizava e incitava que o próprio requerente provocasse o atraso, no intuito de se beneficiar da extensão automática prevista na norma questionada, pois que quanto mais lento fosse o exame, mais extenso seria o privilégio garantido.[8] Esta situação anti-isonômica tinha por consequência, para além da situação indesejada mencionada, prolongar a duração do privilégio, o que gerava insegurança jurídica.

Como é possível retirar da leitura do voto do Ministro Relator, a decisão de inconstitucionalidade teve em conta todos os três desdobramentos pontuados pelo Professor Eros Grau acima transcritos, nomeadamente:

  •  indeterminação do tempo de vigência das patentes;
  • concessão automática de patente que, por sua vez, gerava (= consequência) o prolongamento injustificado do privilégio de patentes.

V. Algumas considerações sobre o sistema de ajuste de patentes

 Como acima mencionado, o mecanismo de ajuste de termo de patente é caracterizado por um escopo de parâmetros padronizados (= com validade geral), que permite a apuração do período que seria acrescido ao prazo de vigência da patente decorrente da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente. Assim considerado cria, ao contrário do que ocorria na vigência do parágrafo único do art. 40º da LPI,  uma situação isonômica de cálculo de ajuste (= extensão) de termo de patente.

A decisão de estender o prazo de vigência de patente para além da regra de 20 anos contados do depósito do pedido é expressão de decisão política típica ao Poder Legislativo.[9]

Como já mencionado, o mecanismo de ajuste de termo de patente mereceu menção no voto do Ministro Relator para, contraposto àquele previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, demonstrar que, ao contrário do que se afirmava nos autos da ADI 5529, não havia paralelo entre eles. Efetivamente, enquanto o primeiro pressupõe para aferição do ajuste uma análise de cada caso concreto, no segundo a extensão do termo de vigência de patente ocorreria automaticamente.

Nota-se que, se a consideração de cada caso concreto, sob a luz de parâmetros predeterminados, tem o condão de superar o problema da concessão automática, o mesmo não se pode concluir em relação ao problema da indeterminação do prazo de vigência. Pelo contrário, a superação da indeterminação pede sempre a padronização (= validade geral conhecida ex ante) dos parâmetros em questão. É ela – a padronização dos parâmetros – que possibilita que a análise caso a caso seja conduzida em contexto de previsão e de segurança jurídica.

No que tangem os sistemas nacionais de ajuste de patentes mencionados pelo Grupo de Direito e Pobreza da USP, têm em comum o fato dos parâmetros oferecidos para a apuração de compensação em forma de extensão de termo de vigência de patente estarem padronizados, pois que determinados por lei.

Destaca-se que, por mais qualitativos que sejam os parâmetros oferecidos pelos sistemas em questão, na falta de padronização haveria o problema de que no momento do depósito ninguém poderá prever a duração da vigência da patente, posto que regras de cálculo de compensação não padronizadas são regras variáveis.

VI. Análise da tese oferecida sob a luz das razões de inconstitucionalidade

a) De plano, a tese em análise apresenta problema insuperável, posto ter sido construída com recurso a uma técnica argumentativa caracterizada por supressão parcial dos fatos que levaram o Supremo Tribunal Federal a declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI.  Neste sentido as Autoras defendem ter restado

demonstrado que o julgamento proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal na ADI 5529 se voltou apenas contra a extensão automática e irrestrita do prazo de patente por 10 anos, reconhecendo, no entanto, a adequação de uma análise de ajuste de prazos a partir de uma análise casuística, conforme ocorre em outros países. Essa decisão, portanto, longe de ser um óbice para o reconhecimento a respeito da possibilidade de ajuste no prazo de vigência da patente PI0113109-5, fornece as bases jurídicas necessárias para o pedido formulado nesta demanda”. (destaques em negrito e itálico no original; destaque em sublinhado acrescentado)

Tendo em conta o acima exposto, é evidente não ser verídica a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal na ADI 5529 teria se voltado apenas contra a extensão automática e irrestrita do prazo de patente por 10 anos. As Autoras suprimem, neste passo, ter o Supremo Tribunal Federal identificado diversos aspectos problemáticos no dispositivo, e não “apenas”, como querem fazer crer, a questão da extensão automática. Neste sentido, transcreve-se os seguintes trechos da Ementa da ADI 5529:

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido – que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes – e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF)”.

Com efeito, tivessem as Autoras considerado todos os aspectos que fluíram na decisão de declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, como é seu dever (art. 77, I, Código de Processo Civil de 2015)[10], não teria sido possível sustentar a tese em análise.

Ademais, se as bases jurídicas necessárias para o pedido formulado pelas Autoras são encontradas no entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5529, teria se voltado apenas contra a extensão automática e irrestrita do prazo de patente por 10 anos, e se esta afirmação não é correta (= supressão do problema relacionado à indeterminação do termo de vigência da patente), então é forçoso concluir que falta ao pedido formulado as necessárias bases jurídicas.

Para além disso, o que, como postulado, por si só já é bastante para rechaçar a possibilidade de consideração do pedido formulado pelas Autoras, é suficiente que se considere ter o Supremo Federal se voltado contra os efeitos jurídicos nefastos vinculados à indeterminação do prazo de vigência das patentes, para compreender que a tese proposta dissimula um convite ao descumprimento de um precedente vinculante em controle concentrado de constitucionalidade.

Em miúdos, a eventual aplicação da tese em análise criaria, em semelhança ao que ocorria na vigência do inconstitucional parágrafo único do art. 40 da LPI, uma situação de indeterminação. Isto seria assim porque a aferição da extensão do termo de vigência de patente que porventura viesse a caber às Autoras dependeria, necessariamente, de determinação, em juízo, de parâmetros que possibilitassem aferir o atraso que seria atribuível ao INPI, subtraída a demora causada pela própria empresa farmacêutica.[11] Abunda recordar que tais parâmetros não têm validade geral ( = falta de padronização).

Para que a situação de indeterminação dos hiatos de vigor de uma patente reste bem entendida, recorda-se que antes da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI não era possível conhecer o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que esta era efetivamente concedida. Da mesma forma, se possível fosse adotar a tese em crítica, na falta de parâmetros padronizados para o cálculo de extensão seria impossível prever o prazo final da vigência de uma patente no Brasil.

Traçando um paralelo com a situação inconstitucional do parágrafo único do artigo 40 da LPI, há, nesta hipótese, mera substituição de critério aleatório. Se na vigência do parágrafo único do art. 40 da LPI aplicava-se o critério aleatório “tempo de duração de patente”, na eventualidade de aceite da tese em análise aplicar-se-ia um novo critério aleatório, qual seja, o dos “parâmetros não padronizados”. Se a tese oferecida pelas Autoras vier a ser acolhida, o problema da indeterminação do termo de patente, que gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito, persistirá.

b) Os defeitos argumentativos insuperáveis da tese em análise vão ainda mais longe, reforçando sua impossibilidade jurídica.

Um aspecto crucial da tese proposta é encontrado no argumento de que o Ministro Relator teria “reconhecido”, no item 2.2 de seu voto, que o mecanismo de ajuste de termo de patente seria uma medida juridicamente válida a ser aplicada em juízo, por compensar, de forma adequada, o titular da patente pela ineficiência da Administração Pública.

Ressalta-se, mais uma vez, que o mecanismo de ajuste de patentes foi contraposto no voto do Ministro Relator ao mecanismo do parágrafo único do art. 40 da LPI para, enfrentando o que se repetia com insistência nos autos da ADI 5529, rechaçar que entre eles haveria semelhança. Para além disso, o sistema de ajuste de termo de patente foi evidentemente tratado no voto em questão em sede de Obiter Dictum.

É, assim, altamente questionável a possibilidade de encontrar, em um contexto instrumental bem definido, i.e. que não deixa espaço para interpretação, o tal reconhecimento (= admissão de que o mecanismo em questão seria medida juridicamente válida). Mutatis mutandi, é como se em uma aula de direito comparado o professor cotejasse o sistema de casamento monogâmico brasileiro com um poligâmico alhures. A comparação, por mais atual e bem definida que fosse, não teria o condão de entabular direitos ao poliamor no Brasil.

Mas mesmo que assim não fosse, tal reconhecimento não teria força ao empréstimo de validade jurídica ao mecanismo de ajuste de termo de patente, como defendido pela Autoras. Isso porque é evidente que o Ministro Relator fez referência em seu voto a um mecanismo caraterizado por padronização de parâmetros (= validade geral). Como já deve ser intuitivo compreender neste passo do presente Estudo, na falta de padronização dos parâmetros utilizados para aferir a extensão de termo de patente não haveria previsibilidade e, consequentemente, faltaria segurança jurídica.

Isto em conta e consciente da falta de previsão legal de parâmetros para o cálculo de extensão do termo de vigência de patente (falta de padronização), surpreende como seria possível, por meio de passos lógicos, retirar do alegado reconhecimento, que teve em conta um mecanismo apoiado em parâmetros padronizados, a validade jurídica de uma tese que, na eventualidade de sua aplicação, teria por desdobramento uma extensão de vigência de termo de patente com base em padrões não padronizados ( = padrões aleatórios). A crítica ganha ainda mais força quando se considera o papel que os fatores indeterminação do termo de vigência de patente e suas consequências jurídicas exerceram na fundamentação do voto do Ministro Relator.

c) Por trás do esforço em identificar no voto do Ministro Relator um fator que teria o condão de emprestar validade jurídica ao mecanismo de ajuste de termo de patente, ganha expressão o inconformismo das Autoras com o fato de que o ordenamento brasileiro não prevê – e como consequência da declaração de inconstitucionalidade nunca previu – o mecanismo em questão.

Na falta de previsão legal autoritativa, as Autoras invocam o judiciário para que crie e aplique um instituto inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.[12] Ocorre, porém, ser competência do poder legislativo criar previsão legal acerca da possibilidade de extensão de termo de patente nos termos requeridos pelas Autoras. Em outras palavras, não cabe ao judiciário criar lei ou, ainda, descumprir coisa julgada em controle concentrado de constitucionalidade para tanto.

A tese em análise afronta, ainda, o princípio da separação dos Poderes.

d) Identifica-se, ademais, que, ao invocar o judiciário para que crie e aplique um instituto inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, as Autoras partem do pressuposto de que um mecanismo de extensão de termo de patente seria socialmente adequado e desejado à realidade brasileira. Neste passo a eventual aplicação de sua tese revelaria um desdobramento negativo de grande impacto social, pois que implicaria na possibilidade de extensão de prazo patente sem que a adequação político-social deste mecanismo fosse objeto de debates pela sociedade brasileira.

Tenha-se em conta que o privilégio garantido ao inventor tange de forma direta direitos de terceiros também garantidos constitucionalmente (= pluralidade de interesses envolvidos), só uma discussão democrática poderá legitimar a decisão sobre adequação ou não adequação da introdução de um sistema de ajuste de termo patentes no ordenamento jurídico brasileiro.

A atitude republicana e democrática ganha ainda em relevância quando se tem em conta que uma eventual adequação política de prazo de vigência patente para além daquele estipulado como obrigação internacional – 20 anos a contar da data do depósito – nunca foi discutida no Brasil, nem mesmo quando da introdução do parágrafo único do art. 40 na LPI.[13]
Em síntese, conclui-se que a tese proposta pelas Autoras, que teve por objetivo demonstrar a possibilidade jurídica de ser compensada por atraso do INPI na condução de procedimento de exame pela via de extensão do prazo de vigência de suas patentes, não se sustenta.

Tal conclusão se deve ao fato de tal tese

  • ter sido elaborada a partir de consideração parcial dos fatos que levaram à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI;
  • dissimular um convite ao descumprimento de um precedente vinculante em controle concentrado de constitucionalidade;
  • ter por consequência, se possível fosse sua aplicação, a criação de um ambiente de imprevisibilidade e de insegurança jurídica;
  • apresentar defeito lógico em sua estrutura;
  • ferir o princípio da separação dos poderes e
  • se possível fosse aceitar sua aplicação, ter por efeito implicar na introdução de um mecanismo de extensão de termo de patente sem que fosse conduzida a necessária discussão política a respeito da adequação de tal medida.

VII. Outros aspectos

Recordando o acima postulado, no sentido de que o sucesso do pedido formulado pelas Autoras está vinculado à validade de sua tese, tendo sido precisada sua impossibilidade jurídica resta, por consequência, também evidenciada a impossibilidade jurídica de seu pedido.

Apesar disso, julga-se adequado tecer considerações adicionais em relação a outros aspectos vinculados ao pedido formulado, nomeadamente i) em relação ao princípio da duração razoável do processo e ii) em relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ainda, insta verificar se as Autoras de fato não teriam contribuído para a alegada demora no processamento dos pedidos de suas patentes.

i) O princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXXVIII)

Supondo que seja abundante enveredar pela explicação do princípio da duração razoável do processo, destaca-se que sua garantia constitucional já teria feito possível às Autoras intervirem no procedimento de exame de suas patentes, exigindo da autarquia o cumprimento de sua obrigação de analisar e concluir o processo administrativo. Tal atitude teria tido por consequência evitar o dano que dá ensejo ao pedido de compensação.

É questionável, tendo em conta esta circunstância, se o pedido de compensação formulado pelas Autoras seria legítimo, posto que implicaria, necessariamente, em recompensar sua inatividade ou, em outros termos, em recompensar não ter invocado o direito no momento socialmente mais adequado, de forma a evitar o dano reclamado.

ii) A demora no procedimento de exame

As Autoras defendem não terem concorrido para dar causa ao atraso no processamento de seus pedidos de patente. Apoiam-se, neste passo, em Opiniões de autoria de expert, onde foram procedidas análises limitadas à averiguação do tempo decorrido entre as etapas dos procedimentos de exame. Ocorre, porém, que para além do critério mencionado, há ainda outros que devem ser considerados para aferir a alegada causa de atraso.

Efetivamente, a causa do atraso, para o qual as próprias  Autoras concorreram, é encontrada na baixa qualidade dos pedidos que deram origem às patentes em questão.

Apela-se, desde já, ao senso comum, no sentido de que o tempo investido na apreciação de um documento, seja ele uma petição, um pedido de patente, uma dissertação, será maior ou menor a depender de sua qualidade.

Os pedidos de patente apresentaram defeitos graves. Por exemplo, ambos reivindicaram como invenção método terapêutico e parte de ser vivo, o que é vedado por lei. Ainda, ambos apresentaram insuficiência descritiva, entre outros problemas, o que gerou a necessidade de correções e de condução de exames técnicos subsequentes.

Nessa linha, retira-se da leitura cuidadosa dos Relatórios de Exame Técnico que das mais de 100 reivindicações contidas nos pedidos de patente originais poucas puderam ser consideradas pertinentes. Nota-se que os quadros reivindicatórios das patente, como concedidos, contêm, em contraposição às mais de 100 reivindicações originais, respectivamente apenas 2 e 8 reivindicações.

Para além do fato de que quanto menor a qualidade de um pedido de patente, maior o tempo que deverá ser empregado em seu exame, tivessem as Autoras oferecido a exame documentos de boa qualidade redacional ab initio, os pedidos em questão teriam sido encaminhados, já ao fim do primeiro exame técnico, à ANVISA. Não sendo porém este o caso, o processo de exame só se completou após a realização de exames subsequentes o que, evidentemente, requer tempo.

Não se pretende neste passo ignorar que o INPI tenha um problema estrutural para comportar a demanda de pedidos de patente. O que se quer demonstrar é não poder prosperar o argumento de que as Autoras  não teriam concorrido para dar causa ao atraso no processamento de seus pedidos de patente. Sua reiterada contribuição ao atraso procedimental está no evidente descaso com a qualidade de seus pedidos.

Não se deve perder de vista que uma das razões da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI deveu-se ao fato do dispositivo permitir, viabilizar e incitar comportamentos voltados ao retardamento do procedimento de exame conduzido pelo INPI, pois que quanto mais lento era esse exame, mais extenso o privilégio garantido. Para além dos efeitos da falta de diligência para o curso temporal do processo administrativo referente às patentes em questão, salienta-se o potencial sistêmico negativo de tal atitude.

Frisa-se, com veemência, que não se está aqui a imputar qualquer intenção às Autoras  no sentido de que o descuido com seus pedidos de patente teria sido proposital, i.e., com o objetivo de causar o atraso em seus exames. Porém, é fato que durante a vigência do parágrafo único do art. 40 da LPI a falta de diligência não gerava consequências negativas para as depositantes (= concessão automática de extensão de patente). É também fato que, quanto maior a qualidade de um pedido, maior a possibilidade de que o procedimento administrativo requeira um único exame técnico (= celeridade). No caso dos pedidos de patente das Autoras, em razão das graves imperfeições apontadas, era evidente que seriam devolvidos para manifestação subsequente, o que teve a óbvia consequência de estender os processos de exame no tempo.

Com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI as Autoras se encontram na situação de terem de arcar com as consequências de sua própria falta de cuidado com a qualidade dos pedidos em questão. Ocorre, porém, que o direito não protege quem não age com a diligência devida.

c) Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade

Com a declaração de inconstitucionalidade o parágrafo único do art. 40 da LPI foi expurgado da ordem jurídica brasileira. No que tange às patentes farmacêuticas, a Corte expressamente determinou a aplicação de efeitos prospectivos e imediatos (ex tunc), o que implicou na necessidade de acertar o prazo de vigência de patentes relacionadas à saúde humana, de forma que todas elas, incluindo as patentes das Autoras, passaram a reger-se pelo prazo regular de vinte anos a partir do depósito do pedido de patente (caput do art. 40 da LPI).

Considerando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação às patentes em questão, encontra-se na petição das Autoras severa imprecisão técnico-jurídica, expressa nos termos “redução de termo de patente”. “Redução” só haveria se houvesse prazo anterior maior garantido, o que não é o caso. No Brasil, como consequência da declaração de inconstitucionalidade, o prazo de vigência da patentes é e sempre foi de 20 anos a contar da data do depósito do pedido de patente (art. 40 da LPI).

Se por um lado gráficos e argumentos que partem do princípio de que teria havido “redução de termo de patente” são imprecisos e devem ser considerados como tal, por outro não se deve perder de vista, no que tange aos lapsos de tempo entre a concessão e a extinção das patentes em questão que, como demonstrado, as próprias Autoras contribuiram ativamente para o alongamento dos processos de exame.

 


[1] Transcreve-se: “O estudo concluiu que o parágrafo único não encontra paralelo em nenhuma das jurisdições estudadas. É bem verdade que algumas jurisdições no mundo contam com direitos adicionais de exclusividade, instrumentos, porém, essencialmente distintos da prorrogação operada pela lei brasileira. (destaques no original) (pág.21). Ainda:De fato, diferentemente do que muito se alega nos autos desse processo, não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, que preveja uma extensão de vigência que incida de forma automática (independente de pedido, motivação ou qualquer ônus) e geral (sobre todos os setores tecnológicos). Há, nos autos, menções a institutos semelhantes ao aqui analisado, todavia, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado como o previsto na Lei nº 9.279/1996. (os destaques em negrito são originais, o destaque em itálico no trecho diferentemente do que muito se alega nos autos desse processo” foi acrescentado. (pág 22 s.)

[2] O mecanismo do PTE não tem relevância para a presente análise.

[3] Vide as páginas 20 e 21 do voto do Ministro Relator, onde é identificado o standard internacional de vigência de patente:  Art. 33 do Acordo do TRIPS: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito“- e concluído que “(…) o prazo adicional a partir da concessão conferido pelo parágrafo único do art. 40 não deriva do Acordo TRIPS. O parágrafo único é, assim, norma do tipo TRIPS-Plus, ou seja, ela amplia o escopo da regulamentação exigida pelo Acordo TRIPS, o qual, reitero, se limita a estabelecer que o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do depósito.”

[4] Quanto a importância geral de previsibilidade, vide parágrafo 12 – Ementa – ADI 5529: “12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. (destaque acrescentado).”

[5] Vide página 24 s. do voto do Ministro Relator: “Trata-se de instrumentos de extensão diferentes do adotado pelo Brasil. No caso do PTA, a contabilidade do período acrescido ao prazo de vigência decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente, o que denota uma análise de cada caso concreto, de acordo com os parâmetros indicados na lei, e não uma prorrogação automática.”

[6] Vide parágrafo 4 da Ementa – ADI 5529: “4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI (…)”, e, ainda, o trecho do voto do Ministro Relator transcrito no item 2 do presente Estudo.

[7] Vide os Nr. 6 e 7 da Ementa da Decisão proferida na ADI 5529: 6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. (…) 7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido – que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes – e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. (destaque no original)

[8] Vide, para além do que acima foi transcrito, o parágrafo 7 da Ementa – ADI 5529, transcrita na nota 10, supra.

[9] Vide pág. 20 do voto do Ministro Relator: “Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange a sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos, e não de 10, para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria uma intrusão em competência tipicamente legislativa. (Destaque acrescentado)

[10] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;

[11] Só será possível falar em atraso onde houver a determinação anterior de que algo que deve ser cumprido dentro de um lapso de tempo concreto.

[12] Há, inclusive, vozes que defendem que a adoção de um mecanismo desse tipo nem mesmo seria possível frente ao direito brasileiro, vide SVENSSON G; GLASSMAN, G; MIKAMURA R. Direitos ou privilégios: a batalha pela extensão da vigência de patentes no Brasil, in ip-iurisdictio – https://ip-iurisdictio.org/direitos-ou-privilegios-a-batalha-pela-extensao-da-vigencia-de-patentes-no-brasil/

[13] Vide voto do Minstro Relator, fls.11: “Mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei nº 9.279/1996, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do art. 40. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates, conforme evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)” (destaque no original)


Karin Grau Kuntz – Doutora e mestre em direito pela Ludwig-Maximilians-Universität München; Würtenberger Rechtsanwälte (München)


ISSN 2509-5692

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