Normas técnicas da ABNT não são objeto de direitos exclusivos

por Newton Silveira 1

O Ministro Edson Fachin negou, em 19 de setembro, seguimento aos recursos extraordinários da ABNT (RE 1.158.657/SP). A decisão do STF confirma decisão do TJ-SP, reconhecendo que tendo sido negada a incidência da tutela do direito autoral é lícita a menção do sinal “ABNT” para designar a sua distribuição, em face do disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/96. A decisão foi favorável à empresa TARGET, recorrida, e ao IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, que atuou como AMICUS CURIAE.

Abaixo o texto do acórdão que menciona parecer de minha autoria:

DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro, e acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o segundo. Vejamos as respectivas ementas: “Propriedade industrial. Ausência de cerceamento. Litispendência não configurada. Referência à expressão ABNT tão somente para indicar a origem das normas comercializadas, e o que neste feito não se discute, portanto sem ofensa marcaria. Improcedência do pedido cominatório, com indenização cumulada. Litigância temerária bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 8, p. 150).“

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS. ABNT. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. USO DA MARCA. FAIR USAGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Controvérsia limitada a definir se, na comercialização, por terceiros, de normas técnicas da ABNT, é possível associar marcas registradas pela referida entidade de normalização, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade. Precedentes.

3. Impossibilidade de dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

4. Presente a circunstância de que a ora recorrida
(TARGET) tem em seu favor um provimento jurisdicional que a autoriza a comercializar as normas técnicas de titularidade da ABNT, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da autora – nome e logo –, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a parte infringe o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e da boa-fé.

6. Recurso especial não provido.” (eDOC 10, p. 93)

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 172 e eDOC10. p. 167).

Nos recursos extraordinários, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, alega-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; 114 e 5º, XXXI e XXIX (eDOC 9, 20/36) e 5º, XXIX (eDOC 10, p. 175/189)

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP (eDOC 8, p. 152):

No mais, o feito presente se há de examinar, então, diante da própria limitação a que procedeu a autora, quando veiculou sua pretensão e o que reiterou para refutar a alegação de litispendência. Ou seja, como ela diz em sua inicial, não se examina senão a questão da utilização de suas marcas pela ré, assim não a questão da venda das normas ou de sua tutela autoral. Afere-se, tão só, a proteção de seu nome e marca, conforme ressalva que a autora aponta, justamente, na sentença proferida no feito em curso perante a Justiça Federal (fls. 218, primeiro parágrafo) e que, inclusive, lhe foi desfavorável, mesmo negada a incidência da tutela do direito autoral, mercê da previsão contida no artigo 8º, I, da LDA, ademais tal como se contém, ainda, no parecer de fls. 618/630, da lavra do Prof. Newton Silveira.

(…)

Pois, examinada a ata notarial de fls. 74/132, não se encontra, mesmo nas folhas e imagens indicadas pela autora, o ilícito por ela descrito. Na sua apresentação, a ré não se associa, de qualquer modo, ao nome ou marca da autora, tal como quando desenvolveram, de 2001 a 2006, uma parceria comercial. Depois, na sequência do que se retirou dos cadernos vendidos (fls. 102V/104, 105/109, 109v/114, por exemplo), a ré tem seu nome e marca, nominativa e figurativa, apresentados separadamente, logo ao início. Apenas se menciona o logo e nome da autora na transcrição da norma (v.g. Fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresente o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar sua origem.

O STJ, por sua vez, assim se pronunciou:

Na espécie, contudo, é impossível dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.”(eDOC 10, p. 120)

Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem e o STJ apreciaram a matéria com fundamento em legislação infraconstitucional (LDA e Lei 9.279/96). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a garantias e princípios constitucionais, se pretende a exegese de legislação infraconstitucional, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator

O parecer em questão, publicado no meu “O que uma norma técnica não é” (Target Ed., São Paulo, 2014, clique aqui para a versão digital), assim finalizava:

As normas técnicas

Ante todo o exposto, a questão que se coloca é saber-se se uma norma técnica pode ser objeto de um direito de autor, condicionando sua cópia e divulgação à prévia autorização (mediante pagamento) de entidade que a elabora, revisa ou homologa.

Valendo-me do trecho de Ascensão, transcrito no início deste estudo, a norma técnica não tem o caráter criativo que a legitime para ser considerada obra literária ou artística. É o objeto da norma que comanda sua redação, em vez de o papel predominante ser o da visão do autor. “A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou”.

Estamos no mundo da técnica, com o fito de satisfazer necessidades humanas, conseguindo a solução de um problema técnico, um resultado industrial (vide acima Ascarelli, p. 321). O autor de obra literária ou artística trabalha com sua imaginação, não limitada à funcionalidade.

Caso se trate de forma necessária ao preenchimento de finalidade utilitária, estará excluída a possibilidade de aplicação da lei de direitos autorais. A forma não será separável do efeito técnico produzido.

Uma obra é protegida pelo direito de autor quando constitui mais que uma parte do mundo exterior, quando configura uma imagem que é independente da realidade e que tem seu próprio valor junto ao mundo real. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma (cf. meu Direito de Autor no Desenho Industrial).

A própria destinação à finalidade utilitária da norma subtrai à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à função. Tratando-se de forma necessária à comunicação do conteúdo, não é admissível qualquer exclusividade.

Na verdade o que as entidades que editam normas técnicas almejam é um direito exclusivo de editá-las, independentemente de autoria e, menos ainda, de direito de autor sobre obra literária ou artística. Desejam um mero monopólio de editor, a exemplo dos velhos privilégios reais de edição abolidos pela Revolução Francesa.

O argumento de que essa edição gera custos e que as empresas que disponibilizam aos interessados os textos das normas técnicas auferem receita, o que representaria um enriquecimento sem causa, não emociona. Assim ocorre também com a publicação de leis, tratados e decisões dos tribunais. A receita dessas empresas advém da prestação de serviços, e não de direitos autorais.

Em suma:

O Direito Autoral tutela as obras literárias e artísticas, excluídas as que constituem forma necessária à expressão do conteúdo técnico ou científico.

A originalidade e criatividade são requisitos tanto para a proteção das criações no campo da técnica, quanto para a das obras literárias e artísticas. A norma técnica, no entanto, não possui o caráter criativo que a legitima a ser considerada obra literária ou artística. O autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, não limitada pela funcionalidade. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma. A sua própria destinação a finalidade utilitária subtrai à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à função.

Procedimentos normativos, quando relativos à técnica e à funcionalidade, compreendem as normas técnicas, destinadas à obtenção de um resultado na área técnico-industrial. Por esta razão, não constituem obras literárias ou artísticas e não encontram amparo na Lei de Direitos Autorais (Art. 8º, inc. I).

Tais normas são realizadas com a cooperação de entes da sociedade e se destinam à própria sociedade. O direito exclusivo não é compatível com a formação da norma e sua destinação.

A posição da ABNT

Em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, defendeu-se a pretensão da ABNT no sentido de cobrar pela publicação das normas técnicas por ela editadas, a título de direitos autorais.

Destacam-se alguns trechos pertinentes:

“Nos termos do art. 1º da Lei 9.933/99, todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

……

Também, nos termos do § 2º, do art. 2º da Lei nº 9.933/99, os regulamentos técnicos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro deverão considerar, quando couber, os conteúdos das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, o que se efetiva, em muitos casos, com as suas reproduções parciais ou integrais.

…..

As Normas Brasileiras Registradas – NBRs, para fins de atuação do Inmetro somente se tornam obrigatórias se regulamentadas pelo Conmetro ou pelo próprio Inmetro.

…..

Existe uma certa confusão semântica no que se refere ao termo “norma”. No contexto da ABNT, está-se tratando de “normas técnicas”, e não de normas com o sentido que os meios jurídicos comumente lhe dão. Em inglês usar-se-ia o termo “standard”, ou “technical standard”.

……

Do ponto de vista do MDIC, em termos técnicos, cabe manter a propriedade intelectual das normas (técnicas) com o organismo de normalização. Isso está de acordo com a lógica de funcionamento do Sistema Nacional de Normalização, até porque a ABNT tem, na venda de normas, uma fonte importante de renda necessária para a sua manutenção.

Mais recentemente, a possibilidade de se usar uma norma, ou parte dela, em regulamentos técnicos (de caráter compulsório, promulgados por uma autoridade) levantou a questão da necessidade, ou não, de se disponibilizar a norma correspondente. A questão que se discute não é a disponibilidade em si, mas a eventual gratuidade dessa disponibilidade. Há quem alegue, por exemplo, que antes da internet o acesso às leis brasileiras era, de certa forma, pago, uma vez que se tinha que adquirir o Diário Oficial…

Uma possível decisão de não proteger normas (técnicas) com o direito autoral pode acarretar consequências graves, nomeadamente junto à ISO, uma vez que, como disse, esta entidade internacional entende que as suas normas são, sim, protegidas pelo direito de autor. No Brasil, elas podem ser adotadas pela ABNT, como ocorre em vários casos, depois de adequadamente traduzidas para o português.

Na legislação sobre direito de autor não se previu explicitamente as normas (técnicas). Por outro lado, há nessa legislação referências que, por razões semânticas, podem sugerir outras interpretações. Exatamente por causa disso, está em fase adiantada de análise pelo poder legislativo um Projeto de Lei que explicita essa questão.

……

É de referir que o papel da ABNT, como Foro Nacional de Normalização, é de caráter eminentemente público, e como tal essa atribuição foi formalizada pelo CONMETRO através de resolução (portaria). Mas a lógica associada à preparação e aprovação de normas (técnicas) é uma lógica de consenso, no sentido referido no Guia 2. Não se trata de um ato de poder, e sim de consenso… Qualquer intervenção de “poder” neste contexto acaba conspurcando o processo.

……

Cumpre asseverar que há um caráter de generalidade e abstração nas normas técnicas expedidas pela ABNT, que, de certo modo, atingem um número indeterminado de pessoas, com o objetivo de proteção ao interesse público, pois não só visa proporcionar maior qualidade aos produtos regulados pelas aludidas normas, como também, objetiva, inclusive, proteger a saúde humana e o próprio meio ambiente.

……

Com efeito, depreende-se que a atividade normativa da ABNT constitui-se em norma secundária do Poder Executivo, pois importam as NBR´s em regulamentação das atividades por ela supervisionadas, tornando-se obrigatórias, na medida em que há a possibilidade de imposição de sanções pelo seu descumprimento, no exercício de poder de polícia patrocinada pelo INMETRO. Registre-se que nos termos do art. 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços “colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

Desta forma, tratando-se de normas regulamentares inerentes à Administração Pública, deve a atividade de normalização exercida pela ABNT estar pautada pelo regime jurídico de direito público, em especial vinculado ao Princípio da Publicidade. Assim exige-se da Administração Pública a plena divulgação dos atos praticados, ressalvadas, é claro, as hipóteses da existência do dever de sigilo. Não existindo tal exceção, e tratando-se de normas à evidência produzem efeitos em relação a terceiros, impõe-se sua publicidade.

……

Das contradições inerentes à própria fundamentação da ABNT

Do acima transcrito se extrai:

– que os regulamentos técnicos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro deverão considerar os conteúdos das normas técnicas adotadas pela ABNT, o que se efetiva com suas reproduções parciais ou integrais;

– que a possibilidade de se usar uma norma implica na necessidade de disponibilizá-la;

– que o papel da ABNT é de caráter eminentemente público;

– que as normas da ABNT atingem um número indeterminado de pessoas, com o objetivo de proteção ao interesse público, visando maior qualidade dos produtos, a proteção da saúde humana e do meio ambiente;

– que a atividade de normalização exercida pela ABNT deve estar pautada pelo regime jurídico de direito público, vinculado ao princípio da publicidade.

Conclui-se que as normas em questão são de conteúdo eminentemente técnico, de caráter público, impondo-se sua publicidade. O monopólio de sua publicação pela ABNT contradiz todos esses princípios.

Considerações preliminares

Revendo a norma NBR 14697 (item II supra), bem como as afirmações de Manoel Santos (item III) e de meu texto (item IV), avultam as seguintes questões:

01) O texto da norma 14937 pode ser considerado um texto literário?

02) É possível reescrever a mesma norma com outras palavras?

03) Tal norma técnica corresponde a um procedimento normativo (art. 8ª, I, da LDA)? O procedimento normativo deve ser compulsório (como as leis e decisões judiciais mencionadas no art. 8ª, IV da LDA) para estar subsumido nas exclusões legais?

04) Caso se considerassem as normas ABNT como compilação ou base de dados, suas partes, ou seja, cada norma não incidirá na exceção expressa no §2º do art. 7º?

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(…)

XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

(…)

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

Os acórdãos que envolveram a questão, podem ser encontrados no mesmo livro, às págs. 148/187.


ISSN 2509-5692

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  1. Prof. Dr. Newton Silveira: Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP – International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Árbitro da CAMINAS – Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ – Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.